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Remember 0523.2009




일본 거절사정에 대한 실무 Patent

일본의 경우, 국내와 비슷한 특허법 체계를 유지하고 있으나, 거절사정에 있어서, 특이한 케이스를 처리하게 되었다.
(덕분에 삼* 담당자에게 엄청 쫑크를 먹었다. 지금도 가슴이 뻐근하다. **팔림에...)

1. 일본 특허법 제37조에 대한 거절

일본특허법 제37조는 우리나라의 1군의 발명에 대한 특허와 대비되는 조항이지만, 이번 심사관은 조금 특이하게도, 최종 거절사정을 제37조 흠결을 이유로 하는 거절이유를 통해 진행하였다.

본 사건의 경우, 총 3가지의 기각사유가 기재되었는데, 이유 1이 37조 흠결, 이유 2,3은 각각 신규성 및 진보성 흠결에 대한 거절이유였다.

1차 OA의 과정에서, 심사관의 37조 흠결을 치유하기 위한 대응으로, 심사관이 거절이유를 제시하지 않은 청구항을 독립항에 한정하는 보정을 수행하였으나, 심사관은 37조 흠결에 대한 거절이유를 철회하지 않으면서 거절사정을 내렸다.

이에 대한 대응으로는, 심판청구와 함께, 심사관이 심사하지 않은 청구항의 다른 독립항 세트로 분할출원을 진행할 것을 제안하였으나, 중요한 키포인트를 하나 놓쳤다. 과연 심사관의 거절사정을 극복하기 위한 메인 이슈로는 신규성 해소인가, 아니면 진보성 해소인가? 개인적인 견해로는 이 둘다 중요하지만, 본 건의 경우, 심사관의 견해에서 미루어 볼때, 1차 OA의 대응이 그다지 잘 이루어졌다고 보기에는 어려우므로, 큰 의미는 없다고 판단하였으나, 삼* 담당자의 견해는 나와는 달랐다.

여튼, 甲이 원하는 것은 클리어한 대응이었고, 포커스가 다른 대책으로 인해 의견 조율이 어려워, 결국 그 담당자는 현지대리인과 직접 컨택을 해야하는 '예외적'인 상황까지 발생하였다. (아직도 난 오바라고 생각하지만...)

여튼, 이번 케이스에서 기억해야 하는 내용은 크게 2가지이다. - 배울 점이라고 해도 좋을 듯 하다.

1. 일본 특허법 제37조에 대한 거절이유는 심사관이 발명의 단일성의 심사에 관한 특별한 기술적 특징(이하, ‘STF’)의 레벨에 따른 것이다. STF의 레벨은 현재로서는 명확한 것은 없고, 심사 결과를 보면서 STF의 레벨을 보고 있는 상황이며, 일반적으로 신규성 측면에서 인용참증과의 차이점이 해소되면, STF의 레벨을 넘어설 수 있다.

특히 일본 특허법 제37조에 대한 STF는 신규성에 국한된 것으로 볼 수 있으며, 적어도 신규성이 극복될 경우, 심사관에 의한 제37조 거절이유는 극복 가능하다.

2. 만일 거절사정에 대한 청구항 중 일부를 분할출원을 진행할 경우, 적어도 1개 청구항에 대한 심판청구는 반드시 진행될 필요가 있다. 국내 특허법 역시, 심판청구를 요식적으로 진행하면서, 다른 심사관을 통해 본 건을 재심사 받고자 할 경우, 이와 같은 방법을 사용하기도 한다.(김명* 심사관 대응사건)

즉, 거절사정 이후 분할 출원을 진행할 경우, 반드시, 심판청구가 선행되어야 한다. (어찌 보면 당연한 것임을...)


<부록>

국내 특허법 상 분할출원 관련 조항

제52조 (분할출원)
①특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

②제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 본다.<개정 1993.12.10, 1998.9.23, 2006.3.3>

1. 분할출원이 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하여 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정을 적용하는 경우

2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우

3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우

4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우

③제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. <신설 2001.2.3>

④분할출원의 경우에 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. <신설 1993.12.10, 2002.12.11>

제47조 (특허출원의 보정)
①특허출원인은 제42조제5항 각 호의 규정에 따른 기한까지 또는 심사관이 제66조의 규정에 의한 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 기간 이내에 한하여 보정할 수 있다. <개정 2007.1.3>

1. 제63조의 규정에 의한 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출기간

2. 제1호의 거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출기간

3. 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일부터 30일

②제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.

③제1항제2호 및 제3호의 규정에 의한 보정중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한한다. 이 경우 제3호의 보정은 심사관이 거절이유통지에 의하여 지적한 경우에 한하여 이를 할 수 있다.

1. 특허청구범위를 감축하는 경우

2. 잘못된 기재를 정정하는 경우

3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우

④제1항제2호 및 제3호에 규정된 기간 이내에 할 수 있는 보정은 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다. <개정 2002.12.11>

1. 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것

2. 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것

[전문개정 2001.2.3]

제132조의3 (특허거절결정 등에 대한 심판 <개정 2006.3.3>) 특허거절결정 또는 제91조의 규정에 의한 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다. <개정 2006.3.3>

[전문개정 2001.2.3]