twitter

Remember 0523.2009




IDS 제출에 대하여 Patent

IDS (Information Disclosure Statement) 정보공개서는 미국만의 독특한 제도 중 하나로,
제출 기간 내에 제출하지 않고, 이후에 발견되었을 경우, 상당한 패널티를 받게 된다.

NOA발행 이후에, 문제가 될 소지가 있는 타국 진행 OA에 대하여,
미리 언급할 필요가 발생되어 간단하게 소개한다.

++++++++++++++++++++++

[출처: 리앤목 특허법인]

미국 특허법상의 IDS 제출시기 및 이의 해태시 해결방안에 관한 고찰

전자5부 채현일 변리사

Ⅰ. 서 설

미연방 규칙 37 CFR 1.56(a)에 따라 발명자 및 그 출원과정에 관련된 자는 정보개시 의무를 부담하는 바, 정보개시서(Information Disclosure Statement; 이하, IDS라 함)를 제출하도록 하고 있다. 주지된 바와 같이, IDS로 제출되는 서류에는 인용문헌들의 리스트(list), 문헌의 사본(copy of document) 및 관련성 개략 설명(concise explanation of relevant) 등이 있다. 이러한 IDS을 법규정에 따라 적법하게 제출하기 위해서는, 내용적 요건을 만족하도록 필요한 서류들을 준비하여 제출하여야 할 뿐만 아니라, 시기적 요건을 만족하도록 정해진 기간 내에 제출하여야 한다.

이 글에서는, IDS 제출시기와 함께, 이 시기를 놓쳤을 경우 어떻게 IDS를 적법하게 제출할 수 있는가를 중심으로 IDS 제도 및 관련 실무를 고찰해 본 후, 실제 발생하였던 사안과 유사한 아래의 사례에 대해 해결방안을 제시해 보도록 하겠다.

※ 사 례

한국인 발명자 甲은 발명 α에 대해 1996년 12월 20일 미국에 특허출원(A)을 하여 1998년 9월 22일에 특허가 등록되었다. 그 후, 명세서에 오류가 있음을 발견하고 2000년 9월 22일에 상기 특허에 대한 재발행 출원(B)을 하였다. 이 재발행 출원(B)은 그 후 심사되어 2003년 4월 7일 허여통지를 받은 상태에 있다.

한편, 甲은 상기 발명 α에 대해 1997년 2월 20일 일본에도 특허출원(C)을 하였으며, 이 일본출원(C)에 대해 2003년 1월 20일에 일본심사관으로부터 거절이유를 통지받았다. 이 거절이유의 내용은, 상기 발명 α가 일본 공개공보에 게재된 인용발명 β에 의해 용이하게 발명할 수 있다는 것이다.

그런데, 甲은 상기 2003년 1월 20일자 일본 거절이유통지서를 받은 후 3개월이 지나도록 미국특허청에 IDS를 제출하지 않고 있다가 2003년 6월 20일 현재 IDS를 제출하여야 한다는 사실을 깨달았다.

甲은 상기 일본 거절이유통지에 관한 IDS를 언제 어떻게 제출할 수 있는가? (현재, 상기 허여통지 받은 재발행 출원(B)에 대해서 등록료를 납부하지는 않았음)

Ⅱ. IDS의 제출시기

IDS의 제출시기를 출원 절차 상에서 일단 다음의 4단계로 나누어 볼 수 있다. 이와 같이 제출시기를 단계별로 나누는 것은 관납료 납부 여부 및 진술서 제출 여부 등에 차이가 있기 때문이다.

1. 미국출원일(PCT 국제출원의 경우엔, 미국의 국내단계 진입일)로부터 3월 이내 또는 1차 OA(실체 심사)의 통지 이전 중에서 더 늦은 때까지.

상기 '1' 의 기간 내에 IDS를 제출하면 관납료를 납부하지 않아도 된다. 즉, 미국출원일로부터 3개월 내에 또는 실체심사에 대한 1차 OA의 발송일 전 중 늦은 때까지 제출된 IDS에 대해서는 별도의 수수료나 진술서 등을 제출할 필요가 없다.

2. 상기 '1'의 기간은 지났지만 최종 OA통지 또는 허여통지 중 이른 때까지.

상기 '2'의 기간 내에 IDS를 제출하면, 37 CFR 1.17(p) 규정에 의한 수수료(관납료)를 납부하여야 한다.

다만, '2'의 기간 내에 제출하더라도, 미국출원 후 출원인이 당해 발명과 관련된 정보를 알게 된 경우로서(예를 들어, 외국 대응 출원에 대한 선행기술조사 보고서나 심사보고서 등의 OA를 접수한 경우 등) 그 정보를 안 날로부터 3개월 이내에 IDS를 제출하면 관납료를 납부하지 않아도 된다. 이 경우에는 관납료를 납부하지 않는다 하더라도, 37 CFR 1.97(e) 규정에 의한 진술서, 즉, 3개월 내라는 점을 진술한 진술서를 제출하여야 한다. 다시 말해서, ㉠ IDS에 포함된 정보가 IDS 제출일 전 3개월 이내에 있었던 외국 대응 출원에 대한 외국 특허청으로부터의 통지(서치 보고서, 심사보고서, 거절이유통지서 등)에서 인용된 것이라는 점을 기재한 진술서, 또는 ㉡ IDS에 포함된 정보가 상기 '㉠'과 같이 외국 특허청에서 인용된 것은 아니지만 IDS 제출일 전 3개월 이내에 개시 의무자가 알게되었다는 점을 기재한 진술서를 제출하여야 한다.

3. 상기 '2'의 기간은 지났지만 등록료(issue fee) 납부 전까지.

상기 '3'의 기간 내에(등록료 납부일 포함) IDS를 제출하면, 정보를 안 날로부터 3개월 이내에 IDS를 제출하는 경우에는 '37 CFR 1.97(e) 규정에 의한 3개월 내라는 점을 기재한 진술서'와 'IDS의 고려를 요청하는 신청서'와 '신청료'를 제출하여야 한다. 그러나, 정보를 안 날로부터 3개월이 경과한 후에는 단순히 진술서, 신청서, 신청료 등으로는 IDS를 적법하게 제출할 수가 없다. 이와 같이 최종 OA 통지 후 또는 허여 통지 후로서 정보를 안 날로부터 3개월이 경과할 때까지 IDS를 제출하지 못한 경우에 실무상 문제가 된다. 이러한 케이스에 대한 대응 방안에 관해서는 후술하겠다.

4. 상기 '3'의 기간은 지나고 특허등록 때까지.

상기 '4'의 기간 내에는 그 출원에 대해서 IDS를 적법하게 제출할 수가 없다. 즉, 등록료를 납부한 후에는 새로 정보를 제출하여 특허청으로 하여금 그 정보를 고려해 달라고 하는 것은 불가능하다. 그러나, 등록료가 이미 납부되었다하더라도, 그 등록을 철회하고 계속출원(CA)을 하면, 그 계속출원의 IDS로서 제출할 수 있다. 이 경우, IDS는 그 계속출원일로부터 3개월 내에 제출하면 된다.

주의할 것은 IDS 제출시기에 대한 연장이 허용되지 않는다는 것이다. 따라서, IDS 제출시기를 명확히 인식하고 이를 지켜야할 것이다(IDS 내용누락의 보충을 위한 부가기간은 있음).

Ⅲ. IDS의 제출시기를 해태한 경우의 해결방안

만약, 출원일로부터 3개월 내에(또는 1차 OA 통지 이전에) IDS를 제출하지 못하였다면, 최종 OA 또는 허여 통지 전까지는 관납료를 내고 IDS를 제출하거나 관납료 없이 정보를 안 날(예: 외국 대응 출원의 OA 접수일)로부터 3개월 내라는 점을 기재한 진술서와 함께 IDS를 제출할 수 있다.

또한, 최종 OA 또는 허여 통지된 후에도 IDS를 제출하지 못하였다면, 등록료 납부 전까지는 정보를 안 날로부터 3개월 내라는 점을 기재한 진술서, 신청서 및 신청료와 함께 IDS를 제출할 수 있다. 예를 들어, 최종 OA 또는 허여통지된 후 외국 특허청으로부터 외국 대응 출원의 OA를 접수 받은 때에는 그 외국 OA 접수일로부터 3개월 내에 진술서, 신청서 및 신청료와 함께 IDS를 제출할 수 있다.

문제는 최종 OA 또는 허여통지된 후로서 정보를 안 날로부터 3개월이 경과한 경우에 어떻게 IDS를 제출할 수 있는 가이다. 이 때에는 단순히 진술서, 신청서, 신청료로는 IDS를 적법하게 제출할 수 없다. 예를 들어, 허여 통지 전에 이미 외국 특허청으로부터 외국 대응출원에 대한 OA를 접수 받았으나 이를 간과하고 있다가 미국출원에 대한 허여통지를 받고 또 상기 외국 OA 접수일로부터 3개월이 경과된 경우에는, 어떻게 IDS를 제출할 수 있겠는가.

최종 OA 또는 허여 통지 후이면서 정보를 안 날로부터 3개월이 경과한 경우에 대한 IDS 제출 방안을 다음과 같이 크게 3 단계로 나누어 살펴보겠다.

1. 최종 OA 또는 허여 통지된 후 & 정보를 안 날로부터 3개월 경과 & 등록료 납부 전의 경우 IDS의 제출방안.

이 경우에는, IDS를 적법하게 제출하기 위해서 다음의 2 가지 방안을 고려할 수 있다. 각 방안의 내용 및 그 특징을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 계속출원(CA)을 제출하고 그 계속출원의 IDS로 제출하는 방안

계속출원(CA)을 하고 이 계속출원에 대한 IDS로 제출함으로써 심사관으로 하여금 그 IDS를 고려하게 할 수 있다. 이 경우 IDS는 계속출원일로부터 3개월 내에 제출하면 된다. 계속출원은 하나의 새로운 출원이기 때문이다.

이 때 제출되는 계속출원(CA)은 미 연방 규칙 37 CFR 1.53(b)에 의한 일반출원의 형식으로 할 수도 있고, 37 CFR 1.53(d)에 의한 속행출원(CPA)의 형식으로 할 수도 있다. 다만, CPA출원의 형식에 의해 계속출원(CA)을 하기 위해서는 당해 모출원의 출원일이 2000년 5월 29일 전이어야 한다. 2000년 5월 29일 이후에 제출된 모출원에 대해서는 37 CFR 1.53(b)에 의한 일반출원의 형식으로만 계속출원(CA)을 할 수 있을 뿐 CPA 출원의 형식으로는 계속출원(CA)을 할 수는 없다.

특이한 것은, 만약 상기 기간 내에 별도의 계속출원(CA) 없이 그냥 IDS를 제출하면 부적법한 것으로 심사관은 그 IDS를 고려하지 않고 단지 출원 파일에 철해질 뿐이지만, 그 후 CPA출원 형식에 의한 계속출원(CA)을 하게 되면 심사관에 의하여 고려되지 않았던 IDS도 CPA 출원의 심사과정에서 고려된다는 것이다(CPA 출원시 별도의 IDS를 제출하지 않더라도). 다시 말해서, 모출원에서 심사관에 의해 고려되지 않았지만 출원 파일에 철해진 IDS는, CPA 출원에서 새로 제출하거나 심사관에 의하여 고려해 달라는 별도의 요청을 할 필요가 없게 된다.

(2) 계속심사청구(RCE)와 함께 IDS를 제출하는 방안

미 연방 규칙 37 CFR 1.114 에 의한 계속심사청구(RCE)를 제출하면서, 그 제출시에 IDS를 제출하여 심사관으로 하여금 그 IDS를 고려하게 할 수 있다. 이 경우 IDS는 RCE 제출시 함께 제출되어야 한다. 따라서, IDS가 외국어로 된 OA 및 외국 문헌을 포함하는 경우 그 번역문(OA 및 요약서 번역문) 등의 작성을 위해 충분한 시간이 필요한 경우에는 상기 (1)의 방안이 더 바람직할 수 있다.

계속심사청구(RCE)는 새로운 출원이 아니라 원출원에 대한 계속된 심사이기 때문에 현재 계류중인 청구항만으로 재심사 받게된다. 다만, RCE를 제출하기 위해서는 당해 출원이 1995년 6월 8일 이후에 제출된 정규출원이어야 한다. 또한, 재발행 출원(reissue application)은 포함되지만 재심사 출원(reexamination application)은 포함되지 않는다.

2. 등록료 납부 후 & 등록 전의 경우 IDS 제출방안

전술한 바와 같이, 등록료 납부 후에 IDS를 제출하여 이를 고려해 달라고 하는 것은 원칙적으로 불가능하다. 그러나, 등록료가 이미 납부되었다하더라도, 그 등록을 철회하고 계속출원(CA)을 하면, 그 계속출원의 IDS로서 제출할 수 있다. 이 경우, 그 IDS는 그 계속출원일로부터 3개월 내에 제출하면 된다. 이와 같이, 이미 제출된 계속출원에 의하여 IDS를 고려할 수 있도록 하기 위해 등록을 포기하는 경우에는, 등록료가 이미 납부되었다 하더라도 예외적으로 등록을 철회할 수 있는 것이다(37 CFR 1.313(b)(5)).

3. 특허 등록 후의 경우 IDS 제출방안

IDS 제출의 근거인 개시의무는 특허가 등록될 때까지(또는 출원이 포기될 때까지) 존재한다. 따라서, 특허가 등록되어 그 출원 계속이 이미 종료된 출원에 대해서는 더 이상 IDS를 제출할 의무가 없을뿐더러 제출할 방안도 없다. 따라서, 특허가 등록된 후에 발송된 외국 대응 출원의 심사보고서 등은 IDS로 제출할 필요가 없을 것이다.

그러나, 특허가 등록되기 전에 제출되었어야할 IDS를 제출하지 않고 있다가 특허가 등록되어 버린 경우에는 아무런 조치를 취하지 않으면, IDS 제출의무 위반의 효과로서 claim이 무효로 되어 권리행사를 불가능하게 만들 수 있다. 뿐만 아니라 어느 1개의 claim에 대해 개시의무 위반이 있어도 모든 claim이 무효로 될 수도 있으며, 더 나아가 그와 관련된 특허까지도 권리행사를 불가능하게 만들 수도 있다.

이와 같이 특허 등록 전에 제출되었어야할 IDS를 제출하지 않고 있다가 특허가 등록된 경우에는, 재발행 출원(reissue application) 또는 재심사 출원(reexamination application) 절차를 수행하면서 그 IDS를 제출할 수 있다.

Ⅳ. 사례의 해결

상기 甲의 사례에서, 甲은 일본 거절이유통지서로부터 알게된 정보의 IDS를 언제 어떻게 제출할 수 있을 것인가.

우선, 미국의 재발행 출원(B)이 허여통지된 상태에서 일본 거절이유통지서를 받은 2003년 1월 20일로부터 3개월이 지났기 때문에, 현재 상태에서는 관납료, 진술서 등으로는 IDS를 제출할 수 없다.

따라서, 전술한 바와 같이, 재발행 출원(B)을 기초로 CA 출원을 하거나 재발행 출원(B)에 대한 RCE를 제출하면서 상기 일본 거절이유통지에 관한 IDS를 제출하여야 할 것이다(재발행 출원에 대해서도 CA 출원과 RCE 제출이 가능함).

---- 먼저, CA출원을 하면서 IDS를 제출하는 방안을 살펴보면, 甲은 37 CFR 1.53(b)에 의한 일반출원의 형식으로만 CA 출원을 할 수 있을 것이다. 왜냐하면, 재발행 출원(B)은 2000년 5월 29일 이후에 출원되어(2000년 9월 22일에 출원되어) 37 CFR 1.53(d)에 의한 CPA 출원의 형식으로는 CA출원을 할 수 없기 때문이다.

CA 출원은 허여통지일(2003년 4월 7일)로부터 3개월이 되는 2003년 7월 7일까지 하여야 할 것이다(2003년 7월 7일까지는 재발행 출원(B)에 대해 등록료를 납부하여야 하므로 그전에 CA 출원을 하여야 한다).

CA 출원을 하면서 IDS를 제출하는 경우에는 CA 출원일로부터 3개월 내에 IDS를 제출하면 된다. IDS 제출시 일본어로 된 거절이유보고서와 인용참증 β의 요약서에 관한 영어 번역문을 제출하여야 할 것이다. 따라서, 따로 영어 번역문을 즉시 구할 수 없는 경우에는 번역시간을 고려하여 CA 출원 후 3개월이라는 시간적 여유가 있는 본 해결방안을 이용하는 것이 유리할 수도 있을 것이다.

---- 다음으로, RCE를 제출하면서 IDS를 제출하는 방안을 살펴보면, 甲은 RCE를 제출하는 것과 동시에 IDS를 제출하여야 한다. 따라서, 이미 IDS에 관한 모든 서류(번역문 포함)가 준비되어 있는 경우에는 RCE를 제출하는 방안이 유리할 수 있으나(CA 출원을 하는 방안은 새로운 출원이기에 심사관이 바뀔 수 있고 다른 새로운 거절이유를 받을 수 있다는 단점이 있다), IDS 관련 서류가 모두 준비되지 않은 상태에서는 전술한 CA 출원하는 방안을 채택하여야 한다.

RCE를 제출하는 시기도 2003년 4월 7일로부터 3개월이 되는 2003년 7월 7일까지 하여야 한다(RCE 제출은 등록료 납부 전까지 가능함).


Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
vs. Samsung Electronics Co., Ltd. 사건
글 신정혁 변리사 기획관리부 특허관리팀 (jhshin@etri.re.kr
 
 
 
 미국판례에 따르면, 정보공개에 관한 불공정행위가 성립하기 위해서는 출원관련당사자의 기망의 의사에 따른 중요사실에 대한 적극적인 거짓표시나 중요정보의 은폐 또는 잘못된 중요정보의 제출이 이뤄져야 하고, 또한 출원관련당사자에 의하여 은폐된 정보가 중요하다는 점과 그 행위가 기망의 의사(intent to deceive)에 따른 것이라는 점이 상대방에 의하여 입증되어져야 한다.


1. 서론

지난 3월 2일 미국연방항소법원은 일본의 반도체연구개발 전문회사인 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.(이하, ‘SEL사’라 한다)가 한국의 삼성전자에 대하여 제기한 특허권침해소송사건에서 SEL사가 삼성전자에 의하여 침해되었다고 주장하는 미국특허 제5,543,636호(이하, ‘636특허’라 한다)는 출원인인 SEL사가 출원 및 심사과정 중에 특허청에 대하여 특허성에 관한 중요한 정보를 고의로 은폐하는 등 정보공개의무와 관련한 불공정행위(inequitable conduct)를 하였기 때문에 그 권리가 실효되었다고 한 지방법원의 판결을 확정하였다.

이 판결은 미국특허법 상의 고유한 제도인 정보공개서(Information Disclosure Statement) 제출과 관련한 출원관련당사자의 정보공개의무의 준수여부를 주요 쟁점사항으로 하여 출원인이 미국특허를 획득하는 과정에서 고의 또는 중과실로 정보공개의무를 지키지 않은 경우 사후에도 특허권이 실효될 수 있음을 보여줌으로써 이 제도에 익숙치 않거나 또는 이를 간과하는 경향이 있는 외국 발명자 및 실무자들에게 정보공개의무 준수의 중요성을 다시금 환기시키는 역할을 하였다.

이 글에서는 미국의 정보공개제도와 함께 이 사건의 쟁점사항 및 미국법원의 입장 등을 살펴보고 이 사건으로부터 우리가 타산지석으로 삼아야 할 내용이 무엇인지 알아보고자 한다.


2. IDS (Information Disclosure Statement, 정보공개서) 개관

미국특허제도 하에서 발명자가 특허권을 획득하기 위해서는 발명자는 물론 특허출원 및 심사과정에 관련된 출원인, 양수인, 대리인 등(이하, ‘출원관련당사자’라 한다)은 특허청에 당해 출원의 특허성에 관한 중요하다고 생각되는 모든 정보를 솔직하고 성실하게 공개하여야 할 의무(duty of candor and good faith)를 부담한다(37C.F.R.§1.56). 이는 심사관이 관련선행기술을 모두 검색하고 이를 당해 출원발명과 비교판단하여 특허성을 판단하기란 불가능에 가깝기 때문에 출원인으로 하여금 특허허여 전에 특허성에 관련된 정보를 성실하게 특허청에 제공토록 함으로써 하자가 있는 특허권이 발생하는 것을 미연에 방지하고 특허권과 관련한 불필요한 분쟁을 예방하여 공공의 이익을 보호하기 위한 취지이다.

정보공개의무를 지는 출원관련당사자는 소정의 기간(37C.F.R.§1.97., 원칙적으로 정보를 입수한 날로부터 3개월 이내) 내에 당해출원의 특허성에 관한 중요한 정보에 대한 사항을 기재한 정보공개서(Information Disclosure Statement, IDS)를 미국특허청에 제출하여야 한다. 여기서, ‘당해 출원의 특허성에 관한 중요한 정보(information material to patentability)’란 일견하여(prima facie) 당해 출원의 특허성을 부정하거나 또는 당해 출원의 특허성과 관련하여 출원인이 특허청에 대하여 취하고 있는 입장과 배치되는 모든 정보를 의미한다. 이때, 정보공개서를 제출하고자 하는 출원인은 관련서류로서 특허청에 공개를 원하는 정보, 즉, 관련특허, 간행물 및 기타 정보의 목록과 사본을 제출하여야 하며, 영어 이외의 언어로 작성된 정보의 경우에는 그 관련성에 대한 요약설명서(a concise statement of the relevance)를 제출하도록 되어 있다.

만약 출원인이 중과실 또는 고의로 그의 정보공개의무를 위반하였거나 또는 특허청에 대하여 기망(fraud)이 시도되거나 또는 행해진 경우에는 비록 그 행위가 일부 청구항에 대해서만 이뤄졌다 하더라도 전체 발명에 대해 특허허여가 부정되며 이미 특허가 허여된 후라면 당해 특허권은 실효(unenforceability)가 된다.


3. 사건의 분석

(1) 배경

다시 위 SEL 對 Samsung 사건으로 되돌아가 그 내용을 구체적으로 살펴보면, 침해소송을 제기한 SEL사는 1,500여개의 미국 및 외국의 반도체관련특허를 확보하고 이들로부터 기술료수익을 거두고 있는 일본의 반도체연구개발전문회사로서 이 사건의 쟁점이 된 636특허는 1995년 6월 7일 출원되어 1996년 8월 6일 특허가 허여된 것으로 IGFET(Insulated Gate Field Effect Transistor)의 일종인 다결정 실리콘 박막트랜지스터에 대하여 권리를 청구하였다.

한편, SEL사는 636특허를 출원한 후인 1995년 11월 15일 정보공개서를 제출하였는데, 이 정보공개서에는 캐논사에 의하여 출원된 일본특허공개 제56-135968호(이하 ‘캐논특허’라 한다)이 포함되어 있었다. 특히, SEL사는 캐논특허의 관련하여 일어로 된 일본특허출원명세서 전문과 함께 1쪽짜리의 부분번역문과 관련성에 대한 요약설명문을 제출하였는데, 바로 이 부분번역문과 요약설명문의 내용이 나중에 침해소송에서 문제가 되었다.

(2) 쟁점사항

미국판례에 따르면, 정보공개에 관한 불공정행위가 성립하기 위해서는 출원관련당사자의 기망의 의사에 따른 중요사실에 대한 적극적인 거짓표시나 중요정보의 은폐 또는 잘못된 중요정보의 제출이 이뤄져야 하고, 또한 출원관련당사자에 의하여 은폐된 정보가 중요하다는 점과 그 행위가 기망의 의사(intent to deceive)에 따른 것이라는 점이 상대방에 의하여 입증되어져야 한다.

이 사건에서는 SEL사가 캐논특허의 일어 전문을 제출하면서 쟁점이 된 636특허의 클레임과 관련없는 부분만을 번역한 1쪽 짜리의 부분번역문과 요약설명문을 함께 제출하였는데, 이로 인해 심사관이 캐논특허를 심사에 참고할 필요가 없다고 판단하였다면 이는 불공정행위를 구성하게 되는지 여부가 쟁점이 되었다.

(3) 쟁점별 법원의 판단
SEL사의 행위의 불공정 성립 여부를 판단하기 위해 미국연방항소법원은 다음과 같은 점들을 판단하였다.

먼저, Canon 특허의 중요성과 관련하여 SEL사는 캐논특허가 통상의 IGFET 소자와 고유반도체층 표면으로부터의 불순물 제거 방법만을 나타내고 있어 누적적인 정보(cumulative information)이고, 채널 영역에서의 산소, 질소 또는 탄소 등의 최대 불순물 함유농도를 개시하고 있지 않기 때문에 특허성을 부정할 만한 유력한 증거가 아니라고 주장하였다. 그러나, 연방항소법원은 캐논특허에서 번역되지 않은 부분은 636특허의 클레임에 나타난 각 구성요소의 결합을 보다 완전하게 설명하고 있어 누적적인 것으로 볼 수 없으며, 캐논특허의 영역되지 않은 부분과 다른 선행기술이 결합될 경우 636특허의 각 클레임은 자명하다고 판단되었을 것이기 때문에 캐논특허는 특허성을 부정할 만한 유력한 증거로 보아야 한다고 판시하였다.

둘째, 기망의 의사와 관련하여 SEL사는 캐논특허에 대한 영역문 제출에 있어서 어떠한 기망의 의사도 없었다고 주장하였으나, 연방항소법원은 636특허의 발명자인 야마자키 박사가 일어를 모국어로 하는 고체물리학자이면서 동시에 특허심사와 관련한 폭넓은 경험을 가지고 있다는 점을 들어 야마자키 박사는 캐논특허의 번역되지 않은 부분이 중요한 정보를 포함하고 있다는 것을 알고 있었던 것으로 보아야 한다고 판단하였다. 아울러, 연방규칙 98조가 외국어로 된 정보의 번역문이 이미 존재하는 경우 이를 제출토록 규정되어 있더라도 이는 정보제출범위의 최소한도를 의미할 뿐 중요정보의 공개를 은폐한 것에 대한 면죄부가 될 수 없다고 판시하였다.

또한, 중요정보의 은폐여부와 관련하여 SEL사는 자신들이 캐논특허의 일어전문을 제출하였고, 심사기준에 의하면 출원인이 반드시 외국문헌을 번역할 의무는 없는 반면 심사관은 일본어로 된 캐논특허를 일고 이해하였다고 추정하여야 하며 필요한 경우 번역을 요청할 수도 있다는 점 등을 들어 자신들이 캐논특허를 은폐한 것은 아니라고 주장하였다. 그러나, 연방항소법원은 비록 SEL사가 캐논특허의 일어전문을 제출하였지만 핵심부분을 제외한 1쪽짜리 부분번역문과 요약설명문을 제출함으로써 심사관에게 캐논특허를 더 이상 번역하거나 조사할 필요가 없다는 인상을 주었기 때문에 출원인은 특허청으로부터 해당정보를 숨기고 심사관을 기망하였다고 판단하였다.

이러한 판단에 따라 미국연방항소법원은 SEL사가 636 특허의 특허성에 관한 중요한 정보인 캐논특허에 대한 불완전한 일부번역문과 요약설명문만을 제출함으로써 특허청을 기망하고 중요정보를 은폐하는 불공정행위를 저질렀으며, 따라서 636특허는 실효되었다고 판결한 지방법원의 1심 판결을 지지하였다.

 

4. 시사점

결과적으로 이 사건에서 SEL사는 자신의 특허를 획득하는 과정에서 관련정보에 대한 공개의무를 소홀히 하였기 때문에 자신의 유력한 특허권을 행사할 수 없게 됨은 물론, 특허권의 획득과정 및 소송수행과정에서 많은 비용을 불필요하게 낭비하는 결과를 초래하였다.

그러나, 위와 같은 사례가 비단 일본의 SEL사에 국한되어 있다고 보기는 어렵다. 미국특허제도에 익숙하지 않은 국내의 실무자 또는 발명자들이 정보공개의무를 단순히 형식적인 규정으로 이해함으로써 본의아니게 많은 비용을 들여 획득한 특허권을 무용지물로 만들어 버리는 경우 역시 상당수 존재한다는 것이 일반적인 인식이다. 비록 출원 및 심사과정에서 정보공개의무를 제대로 이행하지 않고도 미국특허를 획득할 수 있었다고 하더라도 개시제도(discovery)를 채택하고 있는 미국의 민사소송구조 하에서는 출원관련당사자의 정보공개의무 준수여부 등을 상대방이 확인할 수 있도록 되어 있기 때문에 정보공개의무를 제대로 준수하지 않은 특허권은 결국 권리행사가 불가능하게 된다는 점을 간과해서는 안 될 것이다. 이러한 점에서 이 사건은 출원관련당사자가 단순히 관련정보를 형식적으로 제출하는데 그치지 않고 외국어로 된 문헌의 경우 출원인이 당해출원의 클레임과 관련된 부분을 정확히 지적하도록 요구함으로써 정보공개의무가 형식적인 의무가 아닌, 출원관련당사자의 엄격한 준수를 요구하는 실질적인 의무라는 점을 강조하고 있는 것이다.

특히, 국내발명자의 경우 발명내용에만 신경을 쓸 뿐 기타 서류의 작성이나 제출은 소홀히 하거나 국내대리인에게 일임하는 경향이 강한데, 적어도 미국에서의 실질적인 특허의 획득을 원하는 발명자라면 대리인에게 자신의 발명내용 뿐만 아니라 관련된 선행기술 및 관련내용까지를 적극적으로 알려줌으로써 적어도 정보공개의무 위반을 이유로 자신의 특허권을 행사하지 못하는 우를 범하지 않도록 해야 할 것이다.


참고문헌

(1) Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. vs. Samsung Electronics Co., Ltd., Docket No. 98-1377, 99-1103 (2000.3.2.)
(2) 미국특허제도 하의 정보공개제도 소고, 김영관 著, 특허와 상표지 제448~450호 (1998)
(3) An analysis and summary of the duty of disclosure requirements in the U.S. Patent and Trademark Office, Kenyon & Kenyon (1992)