AWACS@CoN Twins

몇일 전 실무를 통해, 오랜만에 접해본 확대된 선원에 따른 거절에 대한 코멘트입니다.

한국, 미국, EP에는 확대된 선원의 지위를 인정하는 특별한 신규성 흠결의 판단이 존재합니다. 한국의 경우, 본 출원의 출원일 전에 출원되어, 본 건의 출원 이후에 공개/등록된 문헌의 경우, 서로 출원인이 다를 경우, 신규성 부정의 판단자료로 사용될 수 있습니다. 이는 무권리자의 특허를 방지하기 위한 것이지요. - 특허법 제29조 3항  미국의 경우, 한국과 유사합니다만, 그 차이로는, 조약우선일을 인정하지 않고, 미국 출원일을 기준으로 하는 점에서 차이가 있습니다. 유럽은 한국에서와 같이 동일 출원인의 예외규정을 인정하지 않으며, 신규성 판단에 국한하여, 이와 같은 기준을 적용하지요.

보다 상세한 것은 다음의 접힌 글타래를 참고하시기 바랍니다.

1. 서

(1) 확대된 선원

「확대된 선원」이란, 선원의 범위를 확대해 후원을 거절할 수 있는 것을 규정한 제29조 제 3항의 약칭이다. 이 규정을 요약하면, 선원의 명세서 및 도면에 기재된 내용과 동일한 발명은, 그 선원이 출원 공개되었을 경우, 또는 특허 공보가 발행되었을 경우에는, 특허를 받을 수 없다고 하는 규정이다. 즉, 선원의 청구항과 관련되는 발명뿐만 아니라, 명세서 및 도면 전체에 후원을 배제할 수 있는 지위를 인정하고 있기 때문에 이와 같이 불린다.

(2) 확대된 선원이 규정되고 있는 이유

본 규정이 설치된 이유는 다음과 같다. 법은, 최초의 출원인만이 특허를 받을 수 있다고 하는 선원주의를 채용하고 있다. 제36조는, 선원의 청구항과 관련되는 발명과 동일한 발명은 특허를 받을 수 없는 취지를 규정하지만, 청구항과 관련되는 발명은 보정에 의해서 변동한다. 이 때문에, 선원 특허 출원이 결정되지 않으면 선원 특허 출원과 관련되는 발명의 내용이 확정되지 않고 후원을 거절할 수 없다고 하는 불합리한 점이 발생한다.

한편, 선원의 명세서 및 도면에 기재된 내용은 공개되어 이미 사회의 재산에해당하므로, 선원의 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일한 발명은 사회에 대해서 어떤 새로운 가치를 제공하는 것은 아니다. 따라서, 선원의 명세서 및 도면에 기재된 발명에 대해서 특허를 부여하여 보호할 가치는 없는 점이다. 이러한 이유로, 선원과 관련되는 발명이 보정에 의해서 변동 할 수 있는 최대한의 범위인 명세서 및 도면 전체에 확대된 선원의 지위를 인정해 선원이 공개되는 것을 조건으로 후원을 거절할 수 있는 것으로 해 심사의 편의를 도모하고 있다.

(3) 예외

선원 특허 출원의 출원인과 후원 특허 출원의 출원인이 일치하는 경우, 및 선원 특허 출원과 관련되는 발명의 발명자와 후원 특허 출원과 관련되는 발명의 발명자가 일치하는 경우에는 본 규정은 적용되지 않는다.

2. 미국 특허법상의 관련규정-제102조(e)

(1) 취지

제102조(e)는, 2개의 경우로 나누어 규정되고 있어 발명이, ①특허 출원인의 발명전에, 다른 사람에 의해 특허 출원되어 공개된 출원에 기재되어 있는 경우(제102조(e)(2)), 또는, ②특허 출원인의 발명전에, 다른 사람에 의해 특허 출원된 특허에 기재되어 있는 경우(제102조(e)(l))에는, 특허를 받을 수 없다는 취지를 규정한다. 이 규정은, 다음과 같은 이유에 의해 설치되었다.

발명전에 해당 발명에 대해 기재한 선출원이 존재하는 경우에는, 선출원의 수속이 지체 없이 행해져 특허가 되게 되면, 선출원 이후에 된 발명은, 발명전에 간행물에 기재된 발명에 해당하여, 제102조(a)에 의해 특허가 되지 않을 것이다. 그런데, 선출원의 수속의 지체에 의해서 특허화가 늦어지면, 선출원의 출원 이후에 된 발명이 특허가 된다고 하는 불합리한 사태가 생길 가능성이 있어, 이것을 방지하기 위해서 제102조(e)(2)가 만들어졌다.

또, 출원 공개 제도(제122조(b))가 도입됨에 따라, 제102조(e)(l)가 신설되었다.

(2) 적용요건

본규정의 적용 요건은, 판단 기준시가 발명시임을 제외하면 한국 특허법 제29조 3항의 확대된 선원에 관한 규정과 적용 요건에 대체로 동일하다고 할 수 있다.

(3) 한국 특허법 제29조 제 3항과의 상위

제102조(e)와 한국 특허법 제29조 제 3항과 전혀 다른 점이 있는 것에 주의하지 않으면 안 된다.

첫번째 차이점은, 후의 출원과 관련되는 발명이 선출원과 관련되는 특허의 클레임에 기재되어 있는 경우에 제102조(e)의 규정은 적용되지 않는 점이다(제29조 3항은 적용된다). 발명이 선출원과 관련되는 클레임에 기재되어 있는 경우에는, 동일 발명이므로 어느 쪽이 선발명인지를 심사하는 interference의 문제로서 처리되게 된다. 한국 특허법에서는 선원에 대해 규정한 제36조가 존재하고, 상기와 같이 후의 출원과 관련되는 발명이 선출원과 관련되는 특허의 클레임에 기재되어 있는 경우에는, 제29조 제 3항 제36조의 어느 규정의 요건에도 적합하게 된다.

두번째의 차이점은, 외국 우선 일자는, 선원의 일자로서 인용할 수 없는 점이다(MPEP2136.03(a)). 예를 들면, 한국에 한 출원A에 근거하여 파리 조약에 의한 우선권을 주장해 미국 출원A를 했을 경우를 생각해 보자,

이 예에서, 미국 출원A는 한국 출원A를 한 시점에 출원한 것과 같은 우선권의 이익을 받을 수 있지만, 제102조(e)의 적용에 대해서는 실제의 미국 출원일이 적용되어 한국 출원A와 미국 출원A의 사이에 존재하는 미국 출원B에 대해서 선행 기술로서의 효과를 가지지 않는다.

또, PCT 출원의 경우에는, 제102조(e)(2)의 적용은 인정받지 못한다. 제102조(e)(1)에 대해서는, 영어로 국제 공개가 이루어졌을 경우에 한하여, 제 122조(b)의 공개와 같은 효과를 가지며, 제102조(e)(l)가 적용된다. 이 경우, 인용되는 PCT 출원의 미국 출원일이 언제인가 하는 점에 대해서는 조문상 명확하지 않지만, 특허청이 공개하고 있는 심사 가이드라인에 의하면, 국제 출원일을 미국 출원일로서 인용할 수 있을 가능성이 있다고 되어 있다.

이상의 설명으로부터 알 수 있듯이, PCT 출원에 있어서 국제 공개가 영어로 되지 않은 경우에는, 그 PCT 출원에는 제102조(e)의 선행 기술로서의 효과가 인정받지 못한다. 이 경우는, PCT 출원에 근거한 계속 출원(제120조)을 행하는 것에 의해, 계속 출원은, 실제 미국 출원일을 기준으로 제102조(e)의 선행 기술로서의 효과를 가지게 되므로, 실질적으로 PCT 출원의 내용과 같은 내용에 대해 선행 기술로서의 효과를 얻을 수 있다.

또한 본규정은 1999년의 발명자 보호법(AIPA)을 받아들여 개정된 것이고, 2000년 11월 29일 이후의 출원에 적용된다. 2000년 11월 29일 보다 이전의 출원에 대해서는 종전의 규정에 근거해 심사된다. 다만, 2000년 11월 29일보다 전의 출원이어도, 자발적으로 공개한 출원에 대해서는 신규정이 적용된다.

3. 유럽 특허법(EPC)상 관련 규정-(제54조(3)).

(1) 신규성

EPC에 대해서는, 「유럽 특허는, 산업상 이용이 가능하며 신규이고 또한 진보성을 가지는 발명에 대해서 부여된다」(제52조(1))라고 규정되어 있어 유럽 특허가 부여되기 위해서 발명이 신규일 것이 요구되고 있다. 발명이 신규인지의 판단은, 발명이 「기술의 현상」의 일부를 구성하는지에 근거해서 발명이 「기술의 현상」의 일부를 구성하지 않는 것이면, 신규라고 인정된다(제54조(1)).

(2) 기술의 현상

「기술의 현상」에는, 유럽 특허 출원의 출원전에, 서면 혹은 구두의 설명 또는 그 외의 몇 개의 방법으로 공중에 이용 가능하게 된 모든 것이 포함된다(제54조(2)). EPC에서는, 한국 특허법과 같이, 출원일을 기준으로 하여 신규성이 판단된다.

(3) 제54조(3)

또한, 선유럽특허출원의 내용은, 공개되는 것을 조건으로 기술의 현상에 포함된다(제54조(3)). 즉, 후유럽특허출원이 이루어진 시점에서는 공개되어 있지 않기 때문에 제52조(2)에서 기술의 현상에 포함되지 않는 선유럽특허출원의 내용에 대해서도, 공개되는 것을 조건으로 기술의 현상에 포함된다.

여기서, 기술의 현상에 포함되는 선 유럽 특허 출원의 내용이란, 명세서, 도면 및 청구의 범위뿐만 아니라, 명시적으로 권리 방폐된 사항 또는 명시적으로 기재된 선행 기술도 포함하여, 이 모든 것이 기술의 현상을 구성한다. 또한 요약서는 기술의 현상에 포함되지 않는다(제85조).

제54조(3)은 선출원이 공개되는 것을 요건으로 하고 있으므로, 선출원이 공개일의 전에 취하되거나 또는 그 외의 이유에 의해서 소멸했을 경우에는, 선출원의 내용은 기술의 현상을 구성하지 않는다.

또한 공개일전에 선출원이 소멸하면, 공개의 준비가 완료되었기 때문에 선출원이 공개되어 버렸을 경우라도, 기술의 현상을 구성하지 않는다.

(4) 한국 특허법 제29조 제 3항과의 상위

제54조(3)은, 한국 특허법 제29조 제 3항과 유사하지만, 유의해야 할 차이점이 있다.

첫번째 차이점은, 제54조(3)의 규정은, 출원인 동일, 또는 발명자 동일인 경우에도 적용된다는 점이다.

따라서, 스스로가 출원한 유럽 특허 출원의 내용의 일부를 다음에 출원했을 경우라도, 선출원을 이유로 후의 출원은 신규성이 없는 것으로 여겨진다.

두번째 차이점은, EPC가 다국간 조약인 것에 기인하는 것이지만, 제54조(3)의 규정은, 선 유럽 특허 출원과 후 유럽 특허 출원에서 지정국이 중복되는 경우에만 적용된다는 점이다(제54조(4)). 여기서, 「체결국」이란 EPC에 가입하고 있는 나라, 「지정국」이란 출원인이 보호를 요구하기 위해서 출원서에서 지정한 체결국을 말한다.

예를 들면, 갑의 출원이 C국을 지정하고 있지 않고, 갑의 출원의 후에 된 을의 출원이 C국만을 지정하고 있는 경우, 본 규정은 적용되지 않고, 갑의 출원은 을의 출원에 대해 기술의 현상을 구성하지 않는다.

아울러, 선출원의 지정 수수료가 지불되었을 경우에만 제54조(3)(4)가 적용된다는 점도 다르다(규칙 23 a).

4. 소결

이상에서, 한국 특허법상 확대된 선원(법 제 29조 3항)과 관련된 미국 및 유럽 특허 제도내에서의 관련 규정을 간략히 살펴 보았다. 상기 확대된 선원관련 규정이 OA대응의 실무상 있어서 신규성, 진보성등의 규정에 비하여 빈번히 접할 수 있는 규정은 아닐 것이다.

그러나, 타인의 권리 획득을 저지하는 방어 목적의 명세서 작성등(방어출원)을 준비하는 출원인의 입장에서는, 각국의 제도에 따르는 확대된 선원관련 규정의 이용은 나름대로 중요한 의의를 갖게 될 것이다.